2011후1142 토마틸로 | 상표법제33조제1항제3호, 기술적표장

대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 [거절결정(상)] [공2012상,811]

 

 

 

사실관계

출원상표	지정서비스업
	멕시코음식 전문레스토랑업

(1) 상표법 제33조 제1항 제3호(구 상표법 제6조 제1항 제3호)에 해당한다는 이유로 등록거절결정

(2) 甲이 불복심판을 청구

 

 

 

판단법리

• 원재료에 대한 상표법 제33조 제1항 제3호(구 상표법 제6조 제1항 제3호) 적용

상표법 제33조 제1항 제3호 (구 상표법 제6조 제1항 제3호)는 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있으므로, 어떤 상표의 지정상품에 현실적으로 사용하는 원재료를 뜻하거나, 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품의 원재료로 인식하고 있는 표장은 상표등록을 받을 수 없고(대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결 등 참조),

 

• 상표법 제33조 제1항 제3호(구 상표법 제6조 제1항 제3호) 판단 기준 시점

출원 상표나 서비스표가 상표법 제33조 제1항 각 호(구 상표법 제6조 제1항 각 호)의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2002. 2. 8. 선고 99후2785 판결 참조).

 

 

 

대법원의 판단

이 사건 출원상표(출원서비스표)

멕시코음식 전문레스토랑업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함) 등을 지정서비스업

이때 

상단 중앙의 ‘T’가 그 옆 상·하단 부분에 모두 걸쳐 있는 표장의 형태로부터 일반 수요자나 거래자들에게 ‘TOMATILLO’로 인식될 수 있는데, 이 사건 심결 당시 국내의 사전 등에 ‘토마틸로(Tomatillo)’가 ‘주로 멕시코와 미국 남부가 원산지인 가짓과(科) 꽈리속(屬)의 1년 초(草)로서 자주색 열매가 식용으로 사용되는 식물이고 멕시코요리에 즐겨 사용되는 식재료’라는 점이 나타나 있었고, 

이 외에도 인터넷이나 국내에 시판된 서적 등을 통해 ‘토마틸로(Tomatillo)가 식용 열매로서 식재료로 사용된다’는 점이 국내에도 알려져 있었던 사정 등을 알 수 있다.

 

이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 심결 당시 적어도 위 지정서비스업의 거래자들은 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업에서 제공되는 멕시코음식의 원재료를 뜻하는 ‘TOMATILLO’로 인식하고 있다고 봄이 상당하므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제33조 제1항 제3호(구 상표법 제6조 제1항 제3호)에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다고 할 것이다.

 

그럼에도 불구하고, 원심이 이 사건 거절결정일 이전의 자료만으로는 ‘TOMATILLO'가 우리나라 음식점에서 현실로 멕시코요리의 원재료로 사용되고 있다거나 멕시코요리의 원재료로 사용되는 것으로 우리나라 일반 수요자나 거래자가 인식하고 있다는 점을 인정하기에 부족하다고 하면서 이 사건 출원서비스표에 서비스표등록적격이 있다고 판단한 것은 상표법 제33조 제1항 제3호(구 상표법 제6조 제1항 제3호)에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점에 관한 상고이유의 주장은 이유 있다.

 

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

 

 

 

https://law.go.kr/LSW/precInfoP.do?evtNo=2011%ED%9B%841142

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